A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato l’11 ottobre 2026
In breve: il licenziatario di un marchio non può sempre iniziare autonomamente un’azione di contraffazione. Per i marchi italiani, l’articolo 122-bis del Codice della proprietà industriale stabilisce, fatte salve le clausole del contratto, che occorre il consenso del titolare; il licenziatario esclusivo può però agire se, dopo una formale messa in mora, il titolare non promuove l’azione entro un termine appropriato. Il licenziatario può inoltre intervenire nel giudizio avviato dal titolare per chiedere il risarcimento del proprio danno. Una disciplina sostanzialmente corrispondente vale per il marchio dell’Unione europea.
La questione è decisiva quando l’impresa che usa il brand scopre copie, account imitativi o prodotti non autorizzati e deve reagire rapidamente. Titolo, contratto, tipo di licenza, territorio e prove dell’illecito vanno letti insieme: l’esclusiva commerciale non equivale automaticamente a una delega processuale illimitata. Questa guida approfondisce la legittimazione ad agire, senza duplicare la guida generale alle clausole essenziali della licenza di marchio.
Chi può agire contro la contraffazione del marchio?
Il primo soggetto legittimato è il titolare del marchio. Il licenziatario dispone invece di un diritto d’uso delimitato dal contratto e dalla legge. Il Codice della proprietà industriale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, all’articolo 122-bis, distingue tre situazioni operative.
- Licenziatario non esclusivo: di regola avvia l’azione di contraffazione con il consenso del titolare, salvo quanto risulti dalle clausole applicabili e dalla concreta configurazione del rapporto.
- Licenziatario esclusivo: può agire quando ha messo formalmente in mora il titolare e quest’ultimo non promuove l’azione entro un termine appropriato.
- Intervento nel giudizio del titolare: il licenziatario può intervenire per ottenere il ristoro del danno che ha subito direttamente.
La norma non fissa un numero universale di giorni per il “termine appropriato”. La valutazione dipende, tra l’altro, dall’urgenza, dalla natura della violazione, dal rischio di dispersione delle prove e dalle misure richieste. Inserire nel contratto tempi e canali di escalation riduce l’incertezza, ma non elimina la necessità di valutare il caso concreto.
Marchio italiano e marchio UE: regole da coordinare
Per il marchio dell’Unione europea, l’articolo 25 del Regolamento (UE) 2017/1001 su EUR-Lex prevede che il licenziatario agisca con il consenso del titolare, mentre il titolare di licenza esclusiva può procedere dopo aver formalmente sollecitato il proprietario rimasto inattivo per un periodo appropriato. La stessa disposizione riconosce al licenziatario il diritto di intervenire nel procedimento promosso dal titolare per chiedere il risarcimento del proprio danno.
Il regolamento disciplina anche le violazioni del contratto da parte del licenziatario. Il titolare può far valere il marchio quando vengono superati limiti relativi a durata, forma del segno, prodotti o servizi, territorio o qualità. Il punto è importante: chi è autorizzato a usare il brand può diventare autore di un uso illecito se oltrepassa il perimetro della licenza.
Le Linee guida EUIPO sulle licenze ricordano che una licenza nasce da un rapporto contrattuale con il titolare; mera tolleranza o consenso informale all’uso non equivalgono necessariamente a un contratto di licenza. Per un portafoglio che comprende marchi nazionali, UE e internazionali è quindi necessario identificare titolo per titolo quale disciplina e quale foro siano rilevanti.
Perché il contratto deve disciplinare l’enforcement
Una licenza può descrivere con precisione prodotti, territorio e royalty, ma restare incompleta sulla difesa del marchio. Quando emerge una violazione, le parti rischiano così di discutere su chi debba raccogliere le prove, inviare la diffida, autorizzare la causa, anticipare i costi o approvare un accordo. La tutela diventa più lenta proprio quando la rapidità è essenziale.
Le clausole sull’enforcement dovrebbero almeno stabilire:
- chi deve segnalare l’illecito e attraverso quale canale;
- quali documenti il licenziatario deve consegnare al titolare;
- chi decide diffida, takedown, opposizione o azione giudiziaria;
- entro quale tempo il titolare deve comunicare la propria decisione;
- come viene prestato e documentato il consenso all’azione del licenziatario;
- chi anticipa costi legali, tecnici e investigativi;
- come si ripartiscono risarcimenti, rimborsi e somme transattive;
- chi controlla le trattative e può accettare impegni o rinunce;
- come si gestiscono più territori e più licenziatari;
- che cosa accade dopo la cessazione del contratto.
Per la struttura generale dell’accordo resta utile la pagina dello Studio dedicata ai contratti di concessione in licenza di proprietà intellettuale. La clausola processuale deve essere coerente con esclusiva, sublicenze, assicurazione, garanzie e limiti territoriali: non va aggiunta come formula isolata alla fine del contratto.
Come deve essere formulata la messa in mora del titolare?
Per il licenziatario esclusivo, una semplice telefonata può essere insufficiente a documentare il presupposto previsto dalla legge. La comunicazione dovrebbe identificare il marchio, il presunto contraffattore, gli usi contestati, i territori coinvolti, le prove disponibili e l’intervento richiesto. È opportuno utilizzare un mezzo che consenta di dimostrare invio, ricezione e contenuto, rispettando gli indirizzi e le forme indicati nel contratto.
La richiesta deve consentire al titolare di valutare realmente il caso. Allegare un dossier ordinato evita che il tempo venga speso per ricostruire fatti già noti al licenziatario. Se la situazione richiede misure urgenti, la comunicazione dovrebbe evidenziare il rischio concreto: cancellazione di account, dispersione di merci, imminente fiera, importazione o perdita di dati digitali.
Non è prudente trasformare il “termine appropriato” in un termine standard valido per ogni caso. Una clausola può indicare finestre operative e procedure accelerate, ma la legittimazione e la strategia devono essere valutate anche alla luce delle circostanze e del provvedimento richiesto.
Quali prove deve raccogliere il licenziatario?
La legittimazione non sostituisce la prova del diritto, dell’illecito e del danno. Prima di agire, il fascicolo dovrebbe permettere di ricostruire senza salti sia la posizione del titolare sia quella del licenziatario.
| Area | Documenti utili | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Titolo | Certificato, estratto del registro, rinnovi, classi e territori | Usare un certificato non aggiornato |
| Licenza | Contratto, allegati, modifiche, prova dell’esclusiva e sublicenze | Citare solo un accordo commerciale informale |
| Consenso o messa in mora | PEC, lettera, ricevute e risposta del titolare | Non provare la ricezione |
| Contraffazione | Screenshot datati, URL, acquisti-test, fotografie e campioni | Conservare immagini senza origine o data |
| Danno proprio | Vendite, margini, resi, costi, reclami e campagne coinvolte | Confondere il danno del titolare con quello del licenziatario |
Le prove online possono cambiare rapidamente. Una cattura dello schermo isolata raramente racconta l’intero contesto: vanno conservati URL, data, identità del venditore, offerta, prezzo, disponibilità e percorso d’acquisto. Il monitoraggio continuativo del marchio aiuta a trasformare segnalazioni sparse in un flusso documentato.
Chi può chiedere il risarcimento del danno?
Il licenziatario può subire un pregiudizio diverso da quello del titolare: calo delle vendite nel territorio assegnato, erosione dei margini, resi, costi di comunicazione o perdita di investimenti promozionali. L’articolo 122-bis CPI e l’articolo 25 del Regolamento sul marchio UE consentono al licenziatario di intervenire nell’azione del titolare per chiedere il risarcimento del danno proprio.
Ciò non significa che il danno sia automatico o che possa essere duplicato. È necessario distinguere le voci riferibili a ciascun soggetto, evitare sovrapposizioni e collegare i dati economici all’illecito contestato. L’approfondimento sul risarcimento dei danni da contraffazione del marchio esamina criteri e documentazione economica; la scelta va adattata al rapporto tra titolare e licenziatario.
Licenza esclusiva e non esclusiva: cosa cambia davvero?
L’esclusiva può riguardare un territorio, una categoria di prodotti, un canale o una combinazione di questi elementi. Prima di invocarla per agire autonomamente occorre verificare che il contraffattore operi nel perimetro assegnato e che il contratto non contenga riserve incompatibili con la pretesa. Anche la presenza di altri licenziatari, distributori o società del gruppo può incidere sulla ricostruzione.
Il licenziatario non esclusivo, invece, deve organizzare sin dall’inizio un canale rapido per ottenere il consenso del titolare. Una clausola vaga che impone genericamente alle parti di “collaborare” non chiarisce chi prende la decisione né in quali tempi. Se il brand è usato in più mercati, una matrice di responsabilità allegata al contratto può essere più utile di una formula generale.
Checklist operativa nelle prime 48 ore dalla segnalazione
- Verificare titolare, validità, classi e territorio del marchio.
- Leggere licenza, allegati, esclusiva e clausole sull’enforcement.
- Bloccare la dispersione delle prove digitali e fisiche.
- Separare uso non autorizzato, domanda di marchio successiva e violazione contrattuale.
- Informare il titolare con un dossier sintetico e completo.
- Se la licenza è esclusiva, valutare forma e contenuto della messa in mora.
- Definire chi presenta segnalazioni a marketplace o social.
- Quantificare separatamente i dati economici del titolare e del licenziatario.
- Conservare decisioni, autorizzazioni e costi in un fascicolo unico.
Per gli abusi digitali è disponibile anche il video dello Studio sulla tutela del marchio nei social network, che illustra registrazione, monitoraggio e segnalazione dei contenuti illeciti.
Domande frequenti
Il licenziatario esclusivo può agire subito senza avvisare il titolare?
Non automaticamente. La legge collega l’azione autonoma alla previa messa in mora del titolare e alla sua mancata iniziativa entro un termine appropriato, fatte salve le clausole del contratto. Urgenza, tipo di misura e contenuto dell’accordo richiedono una verifica specifica.
Il consenso all’azione deve essere scritto?
La norma non va ridotta a una regola formale astratta, ma documentare il consenso per iscritto riduce contestazioni su esistenza, portata, territorio, domande e gestione della causa. Il contratto dovrebbe indicare forma e soggetto autorizzato a prestarlo.
Il licenziatario può chiedere il proprio danno nel giudizio del titolare?
Sì, può intervenire per ottenere il risarcimento del danno subito. Occorre però provare le voci proprie e distinguerle dal danno del titolare, evitando duplicazioni.
Registrare la licenza nel registro è sempre condizione per agire?
Non è corretto dare una risposta unica senza considerare titolo, territorio, opponibilità e domanda concreta. La formalità può essere rilevante verso terzi e per la chiarezza del fascicolo, ma va verificata rispetto all’ufficio e alla disciplina applicabile.
Una segnalazione al marketplace sostituisce l’azione giudiziaria?
No. Può ottenere una rimozione rapida, ma non decide definitivamente titolarità, contraffazione o risarcimento. Deve essere coordinata con la conservazione delle prove e con l’eventuale strategia giudiziale.
Dal contratto alla strategia di tutela
La migliore gestione della contraffazione inizia prima dell’illecito: licenza chiara, sorveglianza, dossier aggiornato e procedura di escalation. L’audit annuale del portafoglio marchi consente di controllare titolarità, licenze, rinnovi e responsabilità operative prima che un’urgenza renda visibili le lacune.
CTA: per verificare legittimazione, clausole di enforcement, messa in mora e gestione delle prove, richiedi una consulenza specifica sui contratti di licenza e sulla tutela del marchio. L’analisi deve partire dal titolo, dal contratto e dai fatti concreti; questo articolo ha finalità informative generali e non sostituisce un parere sul singolo caso.