A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato il 7 ottobre 2026
Una licenza di marchio autorizza un altro soggetto a utilizzare il segno senza trasferirne necessariamente la proprietà. Per funzionare deve definire cosa può fare il licenziatario, dove, per quanto tempo, con quali prodotti e con quali controlli. La tutela del brand dipende dalla coerenza tra perimetro giuridico, condizioni economiche e gestione quotidiana: una firma non sostituisce le verifiche sulla registrazione e sull’uso effettivo.
Questa guida propone una checklist per imprese, titolari e licenziatari che devono negoziare o rivedere una licenza. Si concentra sull’asset marchio e sui controlli contrattuali; per il sistema più ampio di affiliazione commerciale rimane disponibile l’approfondimento sulla licenza del marchio nel franchising. Le condizioni vanno adattate alla situazione del titolo, al territorio e al modello commerciale.
Identificare con precisione il marchio concesso
La prima verifica riguarda il diritto oggetto della licenza. È utile allegare un elenco con segno, numero di domanda o registrazione, titolare, ufficio competente, prodotti e servizi, territori e stato. Se esistono versioni verbali e figurative, vanno distinte. Una formula come tutti i marchi del gruppo può essere poco chiara quando nel tempo entrano nuovi segni o cambiano le società titolari.
Il licenziante deve verificare di poter concedere gli utilizzi promessi. La situazione cambia se è proprietario del titolo o se usa il marchio in forza di un’altra licenza. In questo secondo caso occorre controllare il diritto di sublicenziare, le limitazioni e i consensi. Il fatto che il brand compaia nei materiali commerciali non costituisce prova sufficiente della disponibilità dei diritti.
Le operazioni societarie possono creare disallineamenti tra registri e contratti. Prima della firma è utile verificare anche fusioni, cessioni e cambi di denominazione. La guida sull’aggiornamento della titolarità del marchio approfondisce come organizzare gli aggiornamenti della titolarità senza confondere modifiche anagrafiche e trasferimenti del diritto.
Prodotti, servizi, territori e canali
La licenza dovrebbe descrivere gli utilizzi consentiti in relazione al business concreto. Vanno considerati prodotti, servizi, packaging, materiali promozionali, negozi, e-commerce, marketplace, domini e social. Il canale digitale merita attenzione perché una campagna può raggiungere consumatori fuori dal territorio assegnato e coinvolgere soggetti diversi dal licenziatario.
Per i marchi UE, l’articolo 25 del regolamento sul marchio UE, nella versione consolidata contempla licenze relative a tutti o alcuni prodotti o servizi e a tutto o parte del territorio, esclusive o non esclusive. Nella pratica il contratto deve però chiarire come questi elementi si applicano a vendite dirette, distributori e operatori collegati. Le restrizioni commerciali vanno verificate anche sotto il profilo della concorrenza, senza assumere che il diritto sul marchio renda lecita ogni limitazione.
È utile distinguere l’autorizzazione all’uso del segno dall’autorizzazione a creare nuovi materiali. Se il licenziatario può modificare packaging o campagne, occorre definire quali elementi siano intangibili, quali modifiche richiedano approvazione e chi detenga i diritti sui contenuti nuovi. Una gestione ordinata evita che il brand venga utilizzato con loghi e messaggi incoerenti nei diversi mercati.
Esclusiva e sublicenze: evitare ambiguità
La parola esclusiva non descrive da sola tutte le conseguenze del rapporto. Occorre chiarire se il titolare conserva usi diretti, quali clienti o canali siano riservati e se altre licenze possano essere concesse per settori diversi. Le eccezioni devono essere compatibili con ciò che viene promesso al licenziatario e con i titoli disponibili nei territori interessati.
Le sublicenze dovrebbero essere autorizzate e disciplinate espressamente. È consigliabile identificare i soggetti ammessi, gli usi consentiti, i controlli e le responsabilità. Il licenziatario principale può avere interesse a utilizzare produttori e distributori, ma questo non deve creare una catena di autorizzazioni sconosciuta al titolare. Anche la cessazione della licenza principale deve essere coordinata con gli accordi subordinati.
Se il rapporto coinvolge società di un gruppo, occorre indicare quali entità possono usare il marchio e come si gestiscono ingressi e uscite. L’identità economica del gruppo non sostituisce l’identificazione dei soggetti contrattuali. Una società che cambia controllo può cessare di rientrare nella categoria ammessa: il contratto dovrebbe affrontare questo evento prima che si verifichi.
Standard qualitativi e procedura di approvazione
I controlli devono essere utilizzabili da chi produce e comunica con il marchio. È utile prevedere specifiche, campioni approvati, file grafici, materiali vietati e modalità di verifica. Il titolare dovrebbe indicare chi può approvare e come vengono documentate le autorizzazioni. Un silenzio prolungato sulle richieste può ostacolare l’attività e generare contestazioni sull’ambito dell’autorizzazione.
Il piano di controllo può distinguere verifiche iniziali, controlli periodici e interventi dopo una segnalazione. L’audit dovrebbe riportare la regola applicabile, le evidenze, la difformità e il termine di correzione. È utile graduare i rimedi in base alla rilevanza: la sostituzione di un file grafico non richiede necessariamente lo stesso intervento di un rischio per la sicurezza del prodotto.
La protezione del brand richiede anche un monitoraggio esterno. La sorveglianza delle nuove domande di marchio serve a intercettare domande o utilizzi potenzialmente interferenti. Il contratto dovrebbe chiarire chi segnala gli abusi, chi decide l’intervento, come si condividono le prove e chi sostiene i costi. Le iniziative contro terzi vanno coordinate con la disciplina applicabile e con i poteri effettivi del licenziatario.
Royalty: base di calcolo, rendiconti e verifiche
Il corrispettivo può essere fisso, variabile o composto da più elementi. La parte cruciale è definire la base di calcolo: vendite considerate, resi, sconti, imposte, operazioni infragruppo e conversioni valutarie. Non è utile fissare una percentuale senza stabilire su quale dato applicarla e come quel dato verrà documentato.
I rendiconti dovrebbero avere periodicità, formato, soggetto responsabile e documenti di supporto. Quando è previsto un diritto di audit, vanno definiti preavviso, ambito, riservatezza e gestione degli scostamenti. Il controllo deve essere compatibile con l’operatività dell’impresa e con gli obblighi sui dati. È consigliabile conservare una traccia delle versioni dei report e delle contestazioni risolte.
La valutazione economica del marchio può aiutare a motivare le condizioni, ma non esiste una royalty standard valida per ogni attività. La valutazione del brand e documentazione della perizia offre un riferimento documentale. Fiscalità, contabilità e rapporti tra parti correlate richiedono un’analisi distinta: il contratto non dovrebbe promettere automaticamente risparmi fiscali o deducibilità senza verificarne i presupposti.
Durata, rinnovi e stato del titolo
La durata del contratto va coordinata con quella delle registrazioni e con i rinnovi. Occorre indicare chi controlla scadenze e tasse, chi informa l’altra parte e che cosa accade se il titolo perde efficacia o subisce limitazioni. La guida al rinnovo del marchio e calendario delle scadenze aiuta a costruire un calendario utilizzabile anche per le licenze che riguardano più territori.
Un marchio concesso in licenza deve essere effettivamente utilizzato secondo modalità documentabili. Per i marchi UE, la disciplina dell’uso e della decadenza richiede un’attenzione specifica: è utile organizzare prove con data, territorio, prodotti e forma del segno. La guida sulle prove d’uso e decadenza del marchio mostra perché cataloghi e fatture vanno raccolti durante il rapporto, anziché soltanto quando nasce una controversia.
È opportuno prevedere anche cosa accade in presenza di opposizioni, contestazioni o provvedimenti. Il licenziatario deve conoscere le limitazioni rilevanti e le parti devono poter gestire un cambiamento dello scenario. Una dichiarazione generale che il titolo non avrà mai problemi sarebbe poco realistica: le garanzie devono riferirsi a fatti e impegni controllabili.
Formalità nei registri e coordinamento documentale
La registrazione della licenza e i suoi effetti non vanno trattati con una formula universale. Per il marchio UE il regolamento contempla l’iscrizione della concessione o del trasferimento della licenza su richiesta di una parte e disciplina gli effetti verso terzi. Per altri titoli occorre leggere le norme e le procedure dell’ufficio competente.
Il fascicolo dovrebbe contenere contratto firmato, allegati aggiornati, eventuali consensi, documenti delle formalità e comunicazioni di modifica. Se il contratto viene sostituito, è utile indicare quali condizioni continuano ad applicarsi e quali cessano. L’audit annuale del portafoglio marchi consente di verificare periodicamente che i rapporti di licenza siano ancora coerenti con la situazione dei marchi e delle società.
Cessazione: gestire il marchio dopo l’ultima vendita
Il contratto dovrebbe disciplinare cessazione dell’uso, rimozione delle insegne, account, domini, materiali digitali e giacenze. Un eventuale periodo per smaltire i prodotti deve essere definito e compatibile con i diritti e gli altri obblighi. La fine del rapporto non può lasciare indefinitamente online campagne che presentano il licenziatario come partner autorizzato.
È utile predisporre una checklist di uscita con responsabili e scadenze. Si verificano materiali ritirati, accessi revocati, report finali e usi ancora ammessi. Un verbale permette di documentare le attività concluse e quelle residue. Se la licenza comprende informazioni riservate o contenuti del format, occorre coordinare restituzione, conservazione necessaria e obblighi successivi.
Quando il marchio fa parte di una rete organizzata, la guida al manuale operativo nel franchising approfondisce come coordinare procedure, aggiornamenti e conoscenze riservate con i limiti della licenza. È un livello ulteriore di gestione: la concessione del segno deve restare coerente con i materiali e gli accessi realmente consegnati all’utilizzatore.
Domande frequenti
La licenza trasferisce la proprietà del marchio?
Non necessariamente. Autorizza gli usi concordati, mentre la cessione riguarda il trasferimento della titolarità. Per capire l’effetto concreto occorre leggere il contratto e il perimetro dei diritti coinvolti.
Una licenza esclusiva impedisce sempre al titolare di usare il segno?
Non si può rispondere senza verificare la disciplina e le clausole del rapporto. Il contratto deve descrivere gli usi riservati al titolare, le eccezioni e la portata dell’esclusiva, evitando formule ambigue.
Il licenziatario può modificare il logo?
Solo nei limiti autorizzati. È opportuno stabilire file approvati, adattamenti ammessi e procedimento di approvazione, collegandoli agli standard qualitativi e alle registrazioni disponibili.
Esiste una percentuale di royalty corretta per ogni marchio?
No. Valore, mercato, margini, investimenti e ampiezza dei diritti cambiano da un caso all’altro. La percentuale deve essere motivata e accompagnata da una base di calcolo verificabile.
Il video dello Studio sulle fasi di registrazione del marchio introduce le fasi di registrazione del titolo che verrà concesso. Per verificare disponibilità del marchio, clausole economiche e controlli della licenza, richiedi una consulenza sulla registrazione e tutela del marchio.