Prova d’uso del marchio UE sui prodotti esportati: documenti e controlli

A cura dello Studio Legale Coviello – aggiornato al 23 ottobre 2026.

Immagine di copertina: William William / Unsplash.

Risposta in breve. Per un marchio dell’Unione europea, l’apposizione del segno su prodotti o imballaggi all’interno dell’UE in vista della sola esportazione può costituire uso rilevante. Non basta però esibire una fotografia del prodotto o una fattura isolata: il fascicolo dovrebbe collegare con coerenza il marchio, le merci, il luogo e la data dell’apposizione, il periodo di riferimento e l’effettiva attività commerciale. La solidità nasce dall’incrocio tra prove visive, contabili, produttive e logistiche.

Questa guida è rivolta a titolari, responsabili legali, export manager e consulenti chiamati a preparare una prova d’uso in un’opposizione, in un procedimento di decadenza o in un audit preventivo del portafoglio. Per il quadro generale su presupposti e procedimenti è disponibile anche la guida dello Studio sulla prova d’uso del marchio.

Perché l’uso destinato all’esportazione può essere rilevante

L’articolo 18 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea considera uso anche l’apposizione del marchio sui prodotti o sul loro imballaggio nell’Unione ai soli fini dell’esportazione. La previsione evita che una produzione realmente svolta nell’UE perda ogni rilevanza soltanto perché la destinazione commerciale finale si trova fuori dall’Unione.

Il punto decisivo è la prova del fatto previsto dalla norma: l’apposizione deve risultare avvenuta nell’UE e deve inserirsi in un’attività economica effettiva, non in un’operazione preparata esclusivamente per conservare la registrazione. Una vendita all’estero, da sola, non dimostra necessariamente dove il segno sia stato applicato. Allo stesso modo, una foto del packaging non prova automaticamente quando, dove e per quali quantitativi quel packaging sia stato utilizzato.

È quindi utile distinguere tre piani: la produzione o il confezionamento nell’UE, l’apposizione del segno su merce o imballaggio e la successiva movimentazione verso il mercato extra-UE. Il dossier dovrebbe rendere leggibile questa sequenza senza chiedere all’esaminatore di colmare lacune documentali con supposizioni.

I quattro elementi da dimostrare: luogo, periodo, estensione e natura

L’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2018/625 richiede che indicazioni e prove riguardino luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. Le Linee guida EUIPO 2026 sulla prova d’uso aiutano a organizzare la valutazione complessiva. Nessun singolo documento deve necessariamente dimostrare tutto, ma i materiali devono sostenersi a vicenda.

Elemento	Domanda di controllo	Documenti utili
Luogo	Dove il marchio è stato apposto?	ordini di produzione, rapporti del confezionatore, fotografie localizzabili, registri di stabilimento, dichiarazioni circostanziate
Periodo	L’uso ricade nel quinquennio pertinente?	fatture datate, documenti di trasporto, distinte di produzione, cataloghi e listini con data verificabile
Estensione	L’attività è commercialmente reale nel settore?	quantità, valori, frequenza delle spedizioni, durata, numero di clienti e continuità degli ordini
Natura	Il segno è usato come marchio per i prodotti registrati?	etichette, confezioni, manuali, schede tecniche, fotografie e corrispondenza tra codici prodotto

Foto: Arum Visuals / Unsplash.

Come costruire la catena documentale dell’esportazione

1. Collegare il marchio alla merce

Il primo passaggio è identificare con precisione il segno registrato e la forma concretamente usata. Le immagini dovrebbero mostrare il marchio sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio e consentire di riconoscere il relativo codice articolo. Se il segno è stato modificato, va valutato se la forma utilizzata alteri o meno il carattere distintivo della registrazione: non è prudente presumere che ogni restyling sia irrilevante.

Per ogni famiglia di prodotti conviene creare una scheda che abbini numero di registrazione, riproduzione del marchio, classi e voci merceologiche, SKU, fotografie e documenti commerciali. Questa mappa riduce il rischio di produrre fatture significative sul piano economico ma non riconducibili ai prodotti per cui l’uso deve essere provato.

2. Provare l’apposizione nell’Unione europea

Ordini a tipografie, fornitori di etichette, confezionatori o stabilimenti possono dimostrare dove il segno è stato applicato. Sono utili anche distinte base, registri di lotto, rapporti di controllo qualità, ordini di lavorazione e corrispondenza con il produttore. Una dichiarazione aziendale può spiegare il processo, ma è più persuasiva se accompagnata da documenti formati nell’ordinaria attività d’impresa.

Quando la produzione è affidata a un terzo, il dossier dovrebbe chiarire chi opera, per conto di chi e in base a quale rapporto. Per l’uso da parte di licenziatari, società del gruppo o distributori è rilevante anche il consenso del titolare. La guida sul dossier delle prove quando il marchio è usato dal licenziatario approfondisce questo collegamento.

3. Unire documenti commerciali e logistici

Le fatture dovrebbero essere leggibili, datate e riconducibili ai codici prodotto; non è indispensabile che ogni documento riproduca graficamente il marchio se altri elementi costruiscono un nesso affidabile. Packing list, documenti doganali, lettere di vettura, polizze di carico e conferme di consegna possono collegare la merce alla spedizione. È opportuno oscurare dati non necessari senza eliminare quantità, date, riferimenti di prodotto e informazioni essenziali alla verifica.

Le prove non vanno valutate in isolamento. Una fotografia non datata può acquisire significato se i codici visibili coincidono con fatture e documenti di produzione. L’EUIPO ha richiamato il caso BELFE, T-50/23, nel quale fotografie di etichette, fatture e codici articolo sono stati esaminati congiuntamente. È un precedente utile sul metodo, non una soglia quantitativa automaticamente applicabile a ogni settore.

Foto: Bench Accounting / Unsplash.

Opposizione e decadenza: il periodo da provare cambia

Non esiste un unico quinquennio valido per ogni controversia. In un’opposizione EUIPO, la richiesta di prova d’uso riguarda il marchio anteriore quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 47 del Regolamento e il periodo pertinente è calcolato rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda contestata. La pagina sulla richiesta di prova d’uso nell’opposizione EUIPO descrive requisiti e conseguenze procedurali.

Nella decadenza per non uso, invece, l’articolo 58 del Regolamento guarda a un periodo ininterrotto di cinque anni. Il calcolo concreto dipende dal procedimento e dalle date rilevanti. Prima di raccogliere documenti è quindi essenziale fissare per iscritto il periodo probatorio, altrimenti il titolare rischia di investire tempo in materiali anteriori o posteriori e dunque poco utili.

Una gestione preventiva riduce questo rischio. L’audit annuale del portafoglio marchi consente di controllare territori, prodotti, utilizzatori autorizzati e disponibilità delle prove. È preferibile conservare evidenze anno per anno, invece di ricostruire cinque anni di operazioni quando è già iniziato un procedimento.

Checklist operativa per un fascicolo verificabile

1. Definire il procedimento e il periodo: opposizione, decadenza o audit; data iniziale e finale esatte.
2. Mappare registrazione e prodotti: numero del marchio, forma usata, classi, prodotti, SKU e varianti.
3. Provare il luogo di apposizione: stabilimento, confezionatore, etichettatore, ordini e rapporti di lavorazione nell’UE.
4. Selezionare un campione rappresentativo: documenti distribuiti nel tempo, non concentrati in un solo giorno senza spiegazione.
5. Collegare le fonti: utilizzare gli stessi codici su fotografie, fatture, packing list e registri di produzione.
6. Spiegare il mercato: settore, tipologia di prodotto, valore unitario, stagionalità e frequenza normale degli ordini.
7. Documentare consenso e catena contrattuale: licenza, gruppo, distributore o produttore per conto del titolare.
8. Proteggere dati riservati: oscurare solo quanto non serve, conservando la verificabilità del documento.
9. Creare un indice ragionato: numerare gli allegati e indicare quale elemento ciascuno dimostra.
10. Fare un controllo incrociato: eliminare contraddizioni su date, denominazioni, quantità, Paesi e codici.

La guida sulla decadenza del marchio per non uso e la checklist delle prove offre un quadro complementare per organizzare il fascicolo.

Errori frequenti che indeboliscono la prova

Confondere esportazione e transito. Il semplice passaggio di merci di terzi attraverso l’UE non prova che il titolare abbia apposto qui il proprio marchio nell’ambito di un uso effettivo.

Depositare solo materiale promozionale. Cataloghi e pagine web possono essere utili, ma dovrebbero avere data, pubblico e connessione con le merci effettivamente prodotte o spedite.

Usare fogli di calcolo non spiegati. Un riepilogo interno è più credibile se rinvia a documenti sottostanti verificabili e se il metodo di estrazione è descritto.

Presentare volumi senza contesto. Non esiste una quantità minima astratta valida per ogni mercato. Pochi beni ad alto valore e molte unità di largo consumo richiedono letture diverse; contano caratteristiche del mercato, durata, frequenza e scala dell’impresa.

Trascurare la forma del segno. La prova deve mostrare quale marchio è stato effettivamente utilizzato. Un cambiamento grafico importante va analizzato prima del deposito degli allegati.

Ricostruire tutto a ridosso del termine. Le scadenze procedurali possono rendere difficile integrare successivamente un fascicolo incompleto. Un archivio periodico è parte della governance del marchio, non una formalità difensiva.

Domande frequenti sulla prova d’uso per l’export

Una vendita a un cliente extra-UE basta a provare l’uso?

No, non automaticamente. La fattura prova un rapporto commerciale, ma per invocare la regola dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), occorre collegare la merce all’apposizione del marchio avvenuta nell’Unione. Produzione, packaging e logistica dovrebbero formare una sequenza documentale coerente.

Occorre dimostrare che i prodotti siano stati commercializzati nel Paese di destinazione?

La giurisprudenza richiamata dall’EUIPO mostra che, nel contesto dell’apposizione nell’UE ai fini dell’esportazione, non sempre è necessario provare la successiva commercializzazione nella destinazione estera. Resta però necessario dimostrare, nel caso concreto, un uso reale e non meramente simbolico del segno.

Le fotografie senza data sono inutilizzabili?

Non necessariamente. Possono concorrere alla prova quando elementi visibili — marchio, etichetta, SKU, packaging — sono collegati a documenti datati. Isolate, tuttavia, difficilmente dimostrano da sole periodo, luogo ed estensione.

Esiste una quantità minima di vendite o esportazioni?

No: la valutazione non dipende da una soglia uniforme. Quantità, valore, durata, frequenza, natura dei prodotti e dimensione del mercato sono esaminati insieme. Un volume limitato richiede una spiegazione più accurata del contesto economico.

Vale anche l’uso compiuto da un licenziatario o produttore?

L’articolo 18, paragrafo 2, considera uso del titolare quello effettuato da terzi con il suo consenso. Il fascicolo dovrebbe quindi provare consenso, rapporto contrattuale e riferibilità concreta delle attività ai prodotti e al marchio interessati.

La stessa regola si applica automaticamente ai marchi nazionali?

Questo articolo tratta il marchio dell’Unione europea. Per un marchio nazionale occorre verificare la disciplina applicabile, il procedimento e la prassi dell’autorità competente; non è corretto trasferire automaticamente ogni conclusione senza tale controllo.

Informazione generale, non sostitutiva dell’analisi del singolo procedimento e delle relative scadenze.