Aggiornato al 5 ottobre 2026. Un marchio registrato può essere dichiarato decaduto, in tutto o in parte, se non viene usato effettivamente per un periodo ininterrotto di cinque anni e non esistono motivi legittimi per il mancato uso. Il punto decisivo non è possedere il certificato, ma riuscire a dimostrare con documenti datati dove, quando, come e per quali prodotti o servizi il segno è stato utilizzato sul mercato.
Per il titolare, la prevenzione più efficace consiste nel creare fin dall’inizio un fascicolo probatorio aggiornato. Fatture, cataloghi, packaging, campagne pubblicitarie, contratti e dati di vendita devono essere collegati al marchio, al territorio e ai prodotti o servizi registrati. Una raccolta improvvisata solo dopo una contestazione espone invece a lacune difficili da colmare.
Quando un marchio rischia la decadenza per non uso?
In Italia, l’articolo 24 del Codice della proprietà industriale disciplina l’uso del marchio e il rischio di decadenza. Per il marchio dell’Unione europea, il riferimento è l’articolo 18 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio UE. In entrambi i sistemi, la registrazione entra in una fase di vulnerabilità se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo entro il periodo previsto o se l’uso viene sospeso per cinque anni consecutivi.
La decadenza non coincide con il mancato rinnovo. Il rinnovo mantiene formalmente in vita il titolo, mentre l’obbligo di uso riguarda la sua presenza reale sul mercato. Un marchio può quindi essere regolarmente rinnovato ma restare vulnerabile perché non utilizzato. Per distinguere correttamente i due piani è utile la guida sulle scadenze e i controlli nel rinnovo del marchio.
Che cosa significa “uso effettivo” del marchio?
L’uso effettivo è un impiego commerciale reale, coerente con la funzione del marchio di identificare l’origine di prodotti o servizi. Non serve dimostrare necessariamente volumi elevati: non esiste una soglia numerica valida per ogni settore. Occorre però superare l’uso meramente simbolico, interno o creato soltanto per conservare formalmente la registrazione.
La valutazione considera congiuntamente natura dei prodotti o servizi, caratteristiche del mercato, territorio, durata, frequenza e consistenza degli atti d’uso. Un numero limitato di vendite può avere un significato diverso per un macchinario industriale di grande valore rispetto a un prodotto di largo consumo. Le linee guida EUIPO sulla funzione della prova d’uso chiariscono che l’analisi non serve a misurare il successo commerciale dell’impresa, ma a verificare un impiego genuino del segno.
| Elemento da provare | Domanda pratica | Documenti utili |
|---|---|---|
| Tempo | L’uso ricade nel quinquennio rilevante? | Fatture, ordini, campagne e cataloghi datati |
| Luogo | Il marchio è stato usato nel territorio protetto? | Indirizzi di consegna, dati di vendita, fiere, analytics territoriali |
| Natura | Come compare il segno sul mercato? | Packaging, etichette, sito, app, contratti, materiali promozionali |
| Estensione | L’impiego è reale e non puramente simbolico? | Volumi, durata, frequenza, investimenti pubblicitari |
| Prodotti e servizi | L’uso corrisponde alle voci registrate? | Listini, schede prodotto, fatture e offerte commerciali |
Quali prove d’uso sono più efficaci?
La forza della difesa deriva normalmente da un insieme coerente di documenti, non da un singolo allegato. Le fatture sono importanti perché collocano le operazioni nel tempo e spesso nel territorio, ma devono permettere di collegare il prodotto o servizio al marchio. Se il segno non compare sulla fattura, il rapporto può emergere da codici prodotto, cataloghi, ordini o documentazione complementare.
- Fatture e ordini: con date, clienti, quantità, territori e riferimenti ai prodotti o servizi.
- Packaging ed etichette: conservati anche in fotografie datate e collegati ai periodi di vendita.
- Cataloghi e listini: preferibilmente con data, diffusione e area commerciale.
- Pubblicità: campagne, media plan, report di diffusione e fatture dei fornitori.
- Sito ed e-commerce: pagine archiviate, ordini, analytics e dati sulle visite o vendite nel territorio rilevante.
- Contratti: licenze, distribuzione, franchising, sponsorizzazioni e accordi con marketplace.
- Fiere ed eventi: fotografie, fatture, cataloghi espositori e materiali distribuiti.
- Dichiarazioni e perizie: utili come supporto, ma più solide se accompagnate da documenti indipendenti.
Gli screenshot isolati sono spesso deboli se non indicano data, pubblico raggiunto e collegamento con transazioni reali. È preferibile archiviare periodicamente le pagine insieme ai dati di traffico, agli ordini e alle fatture. Anche la disponibilità globale di un sito non dimostra automaticamente un uso in ogni Paese: occorre verificare se l’offerta era rivolta al territorio interessato.
Uso del marchio da parte di licenziatari e società del gruppo
L’uso compiuto da un terzo con il consenso del titolare può essere rilevante. Questo aspetto è centrale quando il marchio è concesso in licenza, utilizzato da affiliati o impiegato da una società operativa diversa dal proprietario. Il contratto dovrebbe identificare il titolo, i prodotti o servizi autorizzati, il territorio, le modalità d’uso e gli obblighi di rendicontazione.
La documentazione del licenziatario deve poter essere ricondotta al consenso del titolare. Per impostare correttamente questi rapporti è utile l’approfondimento sui controlli nella licenza del marchio e nel franchising. Sul piano contrattuale, la guida dell’ecosistema Coviello dedicata alla licenza del marchio, requisiti e limiti illustra perché controllo qualitativo e reporting non devono essere lasciati impliciti.
La decadenza può riguardare solo una parte del marchio?
Sì. Se l’uso è dimostrato soltanto per una parte dei prodotti o servizi registrati, la tutela può sopravvivere entro quel perimetro e venir meno per il resto. Non basta quindi dire che il marchio è “usato”: occorre confrontare la prova con le singole voci della registrazione.
Le classi di Nizza sono un sistema amministrativo di classificazione, non una scorciatoia per la valutazione. La verifica riguarda i prodotti e servizi concretamente protetti e utilizzati. Un portafoglio sovradimensionato, con elenchi molto ampi mai entrati nel mercato, può risultare più vulnerabile quando il titolare deve far valere il marchio in un’opposizione o difendersi da una domanda di decadenza.
Il marchio può essere usato in una forma leggermente diversa?
L’uso può essere rilevante anche quando il segno appare in una forma diversa da quella registrata, purché le differenze non ne alterino il carattere distintivo. È un punto delicato nei rebranding: cambi di font, colori o elementi secondari possono essere compatibili, mentre la sostituzione dell’elemento dominante o del nome può richiedere un nuovo deposito.
Prima di affidarsi alla vecchia registrazione è opportuno confrontare il marchio registrato con tutte le varianti effettivamente utilizzate. La guida dello Studio sulla prova d’uso del marchio approfondisce i requisiti documentali e il rapporto tra segno depositato e segno usato.
Che cosa accade se arriva un’istanza di decadenza?
Dal 29 dicembre 2022 è operativo in Italia il procedimento amministrativo davanti all’UIBM per la decadenza o la nullità dei marchi registrati, alternativo all’azione giudiziaria. L’UIBM ha disciplinato l’avvio della procedura con la circolare n. 622; il quadro normativo è contenuto, tra l’altro, negli articoli 184-bis e seguenti del Codice della proprietà industriale.
Per i marchi UE, la domanda di revoca può essere presentata all’EUIPO. Le linee guida EUIPO sulla revoca per non uso confermano che il titolare deve provare l’uso effettivo nel quinquennio rilevante, salvo motivi legittimi di non uso.
La risposta deve partire da una cronologia precisa: data di registrazione, periodo oggetto di prova, prodotti e servizi contestati, territori e documenti disponibili. La prova va poi organizzata per categorie, numerata e spiegata. Accumulare centinaia di allegati senza una mappa logica può rendere meno leggibile anche una situazione sostanzialmente favorevole.
Si può riprendere l’uso all’ultimo momento?
Una ripresa genuina dell’uso può assumere rilievo, ma non è una strategia sicura se avviene quando il titolare sa che una domanda di decadenza è imminente. La normativa europea prevede che, in determinate condizioni, l’inizio o la ripresa dell’uso nei tre mesi precedenti la domanda non vengano considerati quando i preparativi sono cominciati solo dopo che il titolare ha appreso della possibile iniziativa.
Per questo l’uso non deve essere costruito come risposta artificiale al contenzioso. La soluzione corretta è inserire la prova d’uso nella gestione ordinaria descritta anche nella guida su cosa fare dopo il deposito del marchio.
Checklist annuale per prevenire la decadenza
- Estrarre dal registro l’elenco aggiornato dei marchi, titolari, territori e prodotti o servizi.
- Confrontare ogni registrazione con il segno realmente usato, comprese le varianti grafiche.
- Raccogliere almeno una volta l’anno fatture, ordini, cataloghi, packaging e campagne.
- Separare i documenti per marchio, Paese, anno e prodotto o servizio.
- Conservare file originali e metadati, evitando di affidarsi soltanto a screenshot senza data.
- Acquisire report da licenziatari, distributori, affiliati e società del gruppo.
- Verificare se nuovi prodotti, servizi o rebranding richiedano un deposito aggiuntivo.
- Registrare in uno scadenzario il compimento del quinquennio e le possibili finestre probatorie.
- Collegare il dossier d’uso al sistema di sorveglianza delle nuove domande di marchio.
- Far riesaminare il fascicolo prima di opposizioni, diffide, cessioni, licenze o due diligence.
Per una visione complementare, il video dello Studio sulla sorveglianza e il monitoraggio del marchio mostra perché controllo dei terzi e manutenzione documentale devono procedere insieme.
Domande frequenti sulla decadenza per non uso
Dopo quanti anni un marchio può essere attaccato per non uso?
In Italia e per il marchio UE, il periodo rilevante è in via generale di cinque anni. Il calcolo concreto dipende dal titolo, dalla data di registrazione e dal procedimento: è quindi necessario verificare il registro e la disciplina applicabile.
Basta avere un sito internet con il marchio?
Non sempre. Il sito deve contribuire a dimostrare un’offerta commerciale reale nel territorio rilevante. Ordini, fatture, dati di traffico, consegne e campagne sono normalmente necessari per contestualizzare le pagine web.
Le fatture senza logo valgono come prova?
Possono contribuire alla prova se codici, descrizioni o documenti collegati consentono di riferirle ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. È preferibile costruire un insieme documentale coerente.
L’uso del licenziatario protegge il titolare?
L’uso con il consenso del titolare può essere rilevante. Occorre però dimostrare il rapporto autorizzativo e collegare l’attività del licenziatario al marchio, ai prodotti o servizi e al territorio interessato.
La decadenza cancella sempre tutto il marchio?
No. Può essere parziale quando l’uso è provato solo per una parte dei prodotti o servizi registrati. La delimitazione dipende dalla specificazione e dalle prove presentate.
Mettere in sicurezza il fascicolo d’uso
La prova d’uso è una funzione continuativa della gestione del portafoglio, non un adempimento da affrontare soltanto quando arriva una contestazione. Un audit periodico consente di individuare registrazioni dormienti, rebranding non coperti, licenze prive di reporting e documenti insufficienti prima che diventino un problema.
Il tuo marchio ha più di cinque anni o manca un dossier probatorio?
È possibile ricostruire lo stato del portafoglio, verificare le prove disponibili per ciascun prodotto o servizio e definire un piano di conservazione documentale. Richiedi una verifica del marchio e del fascicolo d’uso prima di un’opposizione, una licenza, una cessione o una procedura di decadenza.
Contenuto informativo generale a cura di Studio Legale Coviello – Avv. Carmine Coviello. La valutazione dell’uso effettivo richiede l’esame del singolo titolo, del territorio, del periodo rilevante e dei documenti disponibili.