La designazione successiva permette di chiedere la protezione di una registrazione internazionale già esistente in altri membri del Sistema di Madrid. Non consente di aggiungere prodotti estranei al titolo e non garantisce l’accettazione nei nuovi territori. Prima dell’invio bisogna controllare titolare, elenco merceologico, data di effetto, tasse e scadenza del rinnovo.
Un’impresa può avere registrato il marchio per alcuni mercati e decidere soltanto dopo di aprire un nuovo canale distributivo. In questa fase non è sufficiente riutilizzare il vecchio certificato nelle trattative. Occorre capire se la registrazione internazionale esistente può sostenere l’espansione oppure se il progetto richiede nuovi depositi, una diversa copertura dei prodotti o un intervento preliminare sulla titolarità.
La guida si concentra sulla gestione di un titolo già registrato. Le checklist sono indicazioni operative per il titolare, non una promessa di registrazione né la descrizione di un caso seguito dallo Studio. Le fonti sono state controllate il 15 ottobre 2026; non sono utilizzate stime di traffico o dati commerciali non verificati.
Quando utilizzare una designazione successiva
La base normativa è la regola 24 del Regolamento di esecuzione del Protocollo di Madrid, testo in vigore dal 1° novembre 2025. Il titolare deve mantenere i requisiti per utilizzare il Sistema e identificare la registrazione internazionale interessata. L’operazione va distinta dalla creazione di un nuovo marchio internazionale: si amplia territorialmente una posizione esistente.
Il primo controllo consiste nel recuperare un quadro aggiornato di titolare, stato e documenti del marchio. Un elenco interno preparato anni prima può non riportare una cessione, una limitazione o un provvedimento intervenuto nel frattempo. La decisione di espandersi deve poggiare sul titolo attuale, non sulla rappresentazione commerciale del brand.
È ragionevole valutare l’estensione quando il nuovo mercato è sostenuto da un piano concreto: lancio di prodotti, distributore selezionato, presenza locale o canale digitale destinato a quel territorio. Il deposito deve però precedere, per quanto possibile, impegni difficili da rinegoziare. Una clausola di esclusiva concessa al distributore non risolve un conflitto con un marchio anteriore.
Territori disponibili e controlli sul mercato
Non basta che il Paese sia oggi membro del Sistema di Madrid: occorre verificare anche eventuali condizioni legate alla data della registrazione internazionale. La pagina ufficiale WIPO Expand Protection per le designazioni successive segnala queste verifiche e descrive il servizio dedicato in eMadrid. La scelta deve essere fatta sulla registrazione concreta e sui membri effettivamente selezionabili.
Prima della richiesta conviene eseguire una ricerca delle anteriorità nel territorio di destinazione, considerando lingua, traslitterazioni, somiglianze del segno e prodotti realmente commercializzati. La disponibilità del nome di dominio o dell’account social non dimostra la registrabilità del marchio. Anche un titolo ottenuto senza ostacoli in altri mercati può incontrare un diritto anteriore locale.
La verifica commerciale e quella legale devono usare lo stesso perimetro. Se il piano riguarda soltanto determinati prodotti, il professionista deve ricevere cataloghi e descrizioni attendibili. Indicazioni come “tutti gli accessori” o “servizi digitali” non permettono da sole di controllare la corrispondenza con il registro e le esigenze di classificazione del territorio.
Prodotti e servizi: l’estensione non amplia il titolo
La richiesta può riguardare tutti i prodotti e servizi della registrazione internazionale oppure una parte. Non può aggiungere attività o merci che non vi figurano. La regola 24 richiede di chiarire il perimetro scelto; nelle operazioni che coinvolgono più mercati possono essere necessarie selezioni differenti.
Un esempio ipotetico aiuta: una società possiede una registrazione internazionale per determinati articoli di abbigliamento e vuole avviare un servizio software con lo stesso nome. Estendere la prima registrazione a un nuovo Paese non aggiunge automaticamente il servizio software. Bisogna valutare la nuova copertura, la disponibilità del segno e la corretta catena dei depositi, senza forzare una descrizione esistente per farle ricomprendere qualsiasi attività.
Se nel portafoglio sono state effettuate limitazioni o rinunce, occorre leggerne l’effetto preciso. L’approfondimento sulla rinuncia parziale e sui controlli di prodotti, licenze e territori aiuta a distinguere decisioni amministrative diverse. La selezione di un sottoinsieme per la nuova designazione non equivale automaticamente a cancellare prodotti dal titolo per ogni altro mercato.
Quali dati preparare prima dell’invio
Il fascicolo dovrebbe contenere il numero della registrazione internazionale, l’identità aggiornata del titolare, i territori richiesti e gli elenchi dei prodotti selezionati. Servono inoltre i dati per i pagamenti e le informazioni di contatto applicabili. Il testo vigente della regola 24 prevede anche gli indirizzi email del titolare e del rappresentante, nei casi in cui non risultino già indicati nelle precedenti comunicazioni pertinenti.
Per alcuni territori può essere richiesta una dichiarazione di intenzione d’uso nelle forme previste. Non deve essere considerata una formula da sottoscrivere senza istruzioni: l’impresa deve comprendere il significato della dichiarazione e fornire informazioni corrette. Va inoltre individuato chi è autorizzato a firmare e chi riceverà eventuali irregolarità o provvedimenti.
| Elemento | Controllo prima della richiesta | Rischio da evitare |
|---|---|---|
| Titolare | Confronto tra registro e situazione societaria | Richiesta presentata con dati incoerenti |
| Territori | Disponibilità della designazione e anteriorità locali | Espansione senza verifica del mercato |
| Prodotti | Confronto puntuale con l’elenco internazionale | Tentativo di ampliare il titolo esistente |
| Calendario | Data richiesta e prossimo rinnovo | Budget e tempi costruiti su una durata errata |
| Comunicazioni | Recapiti, rappresentanza e responsabili | Irregolarità lasciate senza risposta |
Data della designazione e gestione delle irregolarità
La data non coincide automaticamente con quella della registrazione internazionale originaria. La regola 24 disciplina il ricevimento diretto da parte di WIPO, la presentazione attraverso un Ufficio e l’effetto di determinate irregolarità. In alcuni casi la correzione incide sulla data riconosciuta: per questo è opportuno controllare i dati essenziali prima di premere invio.
La stessa regola prevede, per le irregolarità sanabili cui si riferisce, un termine di tre mesi dalla notifica. Non tutte le anomalie hanno però conseguenze identiche. La comunicazione ricevuta deve essere letta integralmente, con verifica di ciò che manca, della data iniziale e del destinatario della risposta. Conservare la ricevuta di presentazione e la successiva iscrizione permette di ricostruire l’iter.
Costi e rinnovo: due verifiche da fare insieme
Alla data di verifica, WIPO indica per la designazione successiva una tassa di base di 300 franchi svizzeri, oltre alla tassa complementare di 100 CHF oppure alla tassa individuale applicabile per ciascun membro aggiuntivo. Non è quindi corretto presentare la sola tassa di base come costo complessivo. Prima dell’invio occorre ricalcolare il caso concreto dal servizio ufficiale, distinguendo tasse, eventuali attività locali e compensi professionali.
La regola 31 mantiene una data di rinnovo comune alle designazioni, indipendentemente dal momento della loro iscrizione. Una nuova estensione non apre un autonomo periodo decennale. Se il titolo è prossimo alla scadenza, va coordinato il momento dell’estensione con il rinnovo e con gli effetti richiesti. La guida sul rinnovo del marchio e sulle scadenze da controllare offre una checklist distinta per il mantenimento del portafoglio.
Dopo l’iscrizione: seguire gli Uffici designati
WIPO verifica le formalità e trasmette la designazione; la protezione nel nuovo territorio resta soggetta all’esame e alle regole applicabili. Un’eventuale opposizione o un rilievo richiedono una decisione tempestiva. Il titolare dovrebbe ricevere un report per ciascun mercato, con stato, atti ricevuti e azioni ancora aperte, evitando una generica dicitura “marchio internazionale registrato” per tutte le posizioni.
Se arriva un provvedimento sfavorevole, va impostata la gestione del rifiuto provvisorio WIPO e della difesa nel territorio interessato. La stabilità del portafoglio richiede anche di distinguere questi eventi dalle vicende del titolo di base: l’attacco centrale nel Sistema di Madrid riguarda un diverso problema, che non va confuso con il rifiuto di una singola designazione.
FAQ sulla designazione successiva
Posso aggiungere nuovi prodotti con una designazione successiva?
No. Si possono selezionare tutti o parte dei prodotti e servizi già presenti nella registrazione internazionale. L’ampliamento merceologico richiede una diversa valutazione dei depositi necessari.
La nuova designazione dura dieci anni dalla richiesta?
No. Rimane collegata alla registrazione internazionale e alla sua scadenza. La regola 31 prevede una data di rinnovo comune alle designazioni, indipendentemente da quando sono state iscritte.
La registrazione WIPO garantisce la protezione nel nuovo Paese?
No. WIPO controlla le formalità, mentre l’Ufficio designato applica la propria disciplina e può notificare un rifiuto. Vanno monitorati i provvedimenti e i termini del singolo territorio.
Quanto costa estendere il marchio a un altro mercato?
La pagina WIPO consultata il 15 ottobre 2026 indica una tassa di base di 300 CHF, cui si aggiungono tasse complementari o individuali applicabili. Il totale va verificato con il calcolatore prima dell’invio, distinguendo gli onorari professionali.
Un semplice preventivo del distributore basta per decidere il deposito?
No. Prima occorre verificare il titolare, lo stato del titolo, i prodotti effettivi, le anteriorità nel mercato e il calendario del progetto. Un impegno commerciale non sostituisce questi controlli.
Valutare l’estensione prima del lancio commerciale
Per richiedere una valutazione, prepara numero internazionale, mercati desiderati, catalogo dei prodotti e calendario del lancio. Il servizio dello Studio Coviello per la tutela e registrazione dei marchi consente di individuare i controlli preliminari e le attività necessarie sul titolo concreto. Il profilo professionale dello Studio identifica la struttura di riferimento.