La tolleranza consapevole dell’uso di un marchio successivo registrato, protratta per cinque anni consecutivi e alle condizioni previste dalla legge, può precludere al titolare del diritto anteriore determinate contestazioni. Non significa perdere automaticamente il proprio marchio: occorre verificare registrazione, uso, conoscenza, prodotti o servizi e buona fede. Una diffida isolata non è una garanzia di interruzione del periodo.
A cura dell’Avv. Carmine Coviello — Studio Legale Coviello. Fonti consultate il 14 ottobre 2026. L’approfondimento riguarda la gestione dei conflitti dopo la registrazione nel quadro italiano ed europeo; non sostituisce un parere sulla specifica controversia.
Perché la sorveglianza deve portare a una decisione
Un’impresa scopre un segno simile al proprio, conserva il primo alert e rinvia la valutazione perché il concorrente sembra piccolo. Nel tempo il segno appare su nuovi canali, ma nessuno aggiorna il fascicolo. Il problema non è soltanto il possibile rischio di confusione: la cronologia della conoscenza e delle reazioni può diventare rilevante per la futura tutela.
La sorveglianza dei marchi dopo la registrazione individua segnali da esaminare, non decide automaticamente come rispondere. Questo articolo non ripete il controllo iniziale dell’alert: approfondisce un rischio distinto, legato alla tolleranza prolungata e alla possibile convalidazione del marchio successivo. La valutazione deve restare collegata alle circostanze concrete, senza trasformare ogni somiglianza in una violazione.
La domanda operativa è quindi doppia: esiste un conflitto che il diritto anteriore consente di contestare? E quali fatti mostrano quando il titolare ha conosciuto l’uso e che cosa ha fatto dopo? Prima di rispondere occorre mettere in ordine documenti, soggetti e date, evitando una ricostruzione basata soltanto sulla memoria del reparto commerciale.
Italia: che cosa prevede l’articolo 28
L’articolo 28 del Codice della proprietà industriale, disponibile nel testo italiano raccolto da WIPO Lex, disciplina la convalidazione. Il titolare di un marchio anteriore e il titolare di un preuso con notorietà non puramente locale, nei casi previsti, non possono domandare la nullità del marchio successivo registrato né opporsi al suo uso se lo hanno tollerato consapevolmente per cinque anni consecutivi. È prevista l’eccezione della domanda in mala fede.
La limitazione riguarda i prodotti o servizi per i quali il marchio successivo è stato usato e si fonda sul diritto anteriore considerato. Il titolare del marchio successivo non può, a sua volta, vietare l’uso di quello anteriore o la continuazione del preuso. Non si tratta quindi di trasferire la proprietà del marchio o di cancellare automaticamente il titolo anteriore dal registro.
Questa distinzione conta nelle decisioni aziendali: il diritto può restare registrato e utilizzabile, mentre diventa preclusa una specifica contestazione del segno successivo. Parlare genericamente di “perdita del marchio per silenzio” confonde il problema e può portare a valutare male sia il portafoglio sia la posizione della controparte.
Marchio UE: il perimetro dell’articolo 61
Per il marchio dell’Unione, l’articolo 61 del Regolamento (UE) 2017/1001 disciplina la preclusione per tolleranza. Distingue il titolare di un marchio UE anteriore da quello di un marchio nazionale o altro segno anteriore rilevante, collegando la valutazione anche al territorio in cui il diritto è protetto. La conoscenza dell’uso e i cinque anni consecutivi restano elementi centrali; è contemplata l’eccezione della mala fede.
Il confronto fra Italia e Unione europea non deve ridursi al numero degli anni. Occorre identificare il titolo azionato, il marchio successivo, l’ambito territoriale e il rimedio considerato. Il fatto che due imprese operino entrambe online non dimostra da solo che l’uso abbia lo stesso rilievo giuridico in ogni Paese.
Anche qui non si dovrebbe assumere che la convalidazione sani ogni possibile vizio del marchio successivo o neutralizzi qualsiasi diritto di chiunque. La verifica è riferita al rapporto fra i diritti interessati e ai presupposti applicabili. Altri motivi, domande e soggetti richiedono un esame separato, senza estendere automaticamente il risultato.
Le date da ricostruire non sono tutte equivalenti
Il punto di partenza documentale è la visura del marchio registrato: titolare, numero, stato, territorio e prodotti o servizi devono essere verificati su dati attendibili. Il fascicolo dovrebbe separare la data della domanda, quella della registrazione, l’inizio dell’uso documentato e la conoscenza di quell’uso da parte del titolare anteriore.
| Elemento | Documento utile | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Registrazione del marchio successivo | Estratto del registro e documenti del titolo | Usare soltanto la data di deposito |
| Uso del segno | Offerte, cataloghi, confezioni e documenti commerciali | Confondere un progetto con l’uso sul mercato |
| Conoscenza dell’uso | Comunicazioni e segnalazioni datate | Presumerla dalla sola pubblicità del registro |
| Reazioni del titolare | Corrispondenza, accordi e atti del procedimento | Considerare ogni lettera automaticamente sufficiente |
La pubblicazione di una domanda e una comunicazione che mostra l’effettiva commercializzazione non sono lo stesso fatto. Un alert può riguardare soltanto una nuova domanda; una successiva segnalazione può mostrare l’uso del segno per un prodotto concreto. È utile conservarle entrambe e annotare che cosa ciascun documento dimostri realmente.
Per una società occorre anche ricostruire il percorso interno delle informazioni: chi ha ricevuto il messaggio, quale materiale era allegato e quale decisione è stata presa. Una cartella generica con screenshot senza data di acquisizione non aiuta a distinguere gli eventi. Le evidenze vanno raccolte lecitamente e valutate nel loro contesto.
La diffida non è un interruttore automatico
Nella causa HEITEC, C-466/20, sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di giustizia ha chiarito che una contestazione come la diffida, non seguita dai passi necessari per ottenere una soluzione giuridicamente vincolante, non ferma di per sé la tolleranza. La decisione interpretava disposizioni allora applicabili e va letta nel quadro normativo e processuale pertinente al caso.
Il principio operativo è evitare che il fascicolo si chiuda con la sola prova dell’invio. Occorre seguire la risposta, gli eventuali impegni, la prosecuzione dell’uso e la scelta dei passi successivi. Il comportamento successivo può essere decisivo; non esiste una formula da aggiungere alla lettera che garantisca da sola la conservazione di ogni rimedio.
La stessa pronuncia considera anche il rilievo della diligenza nell’avvio del procedimento. Un atto depositato non va trattato come una garanzia astratta se i requisiti necessari alla sua notificazione non vengono soddisfatti per ragioni imputabili al titolare. La gestione delle scadenze deve includere l’effettivo completamento dei passaggi processuali applicabili.
Questo non significa che sia sempre necessario iniziare una causa o che ogni trattativa equivalga a tolleranza. Significa che lo scambio di lettere deve essere valutato come parte di una strategia, con un responsabile e verifiche successive. I tempi ragionevoli e l’efficacia delle iniziative non possono essere fissati in modo universale in un articolo.
Mala fede: un’eccezione da provare, non un’etichetta
Il conflitto fra segni non dimostra automaticamente la mala fede della domanda successiva. Per valutare l’eccezione servono fatti specifici, documenti e una ricostruzione del contesto. L’approfondimento sul marchio depositato in mala fede riguarda questo profilo distinto e aiuta a organizzare gli elementi da sottoporre alla valutazione professionale.
Comunicazioni precedenti, relazioni commerciali e circostanze dell’adozione possono essere materiali da esaminare, ma nessuno di questi elementi dovrebbe essere presentato isolatamente come prova conclusiva. È opportuno distinguere ciò che si sa da ciò che si sospetta e indicare le verifiche ancora aperte, soprattutto quando la ricostruzione dipende da informazioni provenienti da terzi.
Affidarsi soltanto alla futura possibilità di dimostrare la mala fede è rischioso sul piano gestionale. Un’impresa dovrebbe valutare tempestivamente i rimedi disponibili e i costi della propria scelta, senza presumere che quell’eccezione risolva ogni problema derivante dall’inattività. La documentazione va costruita prima della controversia, non soltanto quando arriva una contestazione.
Non ogni inerzia produce automaticamente convalidazione
La sentenza Lunapark Scandinavia, C-452/24, del 1° agosto 2025 ha affrontato il carattere tassativo delle condizioni della preclusione armonizzata. La Corte ha escluso che un principio generale nazionale fondato sull’inattività restringa i diritti esclusivi nelle situazioni diverse da quelle previste dalle disposizioni considerate. Non è corretto sostituire l’analisi dei requisiti con l’affermazione generica “hai aspettato, quindi non puoi più agire”.
La conseguenza pratica è una valutazione su due piani. Da un lato non si deve ignorare un periodo di uso conosciuto che può avere rilievo. Dall’altro non si dovrebbe accettare un’eccezione di tolleranza senza verificare titolo successivo, condizioni, territorio e fatti. L’esame richiede precisione, anche quando la controparte presenta il decorso del tempo come un argomento già definitivo.
Convalidazione, non uso e coesistenza sono questioni diverse
La decadenza per non uso riguarda il mancato uso del proprio marchio secondo le regole applicabili. La convalidazione riguarda invece la tolleranza consapevole dell’uso di un marchio successivo. La durata quinquennale presente in entrambi i contesti non permette di sovrapporre presupposti, prove o rimedi.
Una coesistenza negoziata è ancora diversa: le parti possono definire limiti, canali, territori e modalità di gestione del conflitto. La guida agli accordi di coesistenza tra marchi approfondisce il contenuto contrattuale. Un accordo effettivo va letto nella sua formulazione: non equivale automaticamente a un abbandono generale dei diritti, né autorizza usi estranei al perimetro concordato.
Anche un uso svolto nell’ambito di una licenza deve essere ricostruito prima di essere qualificato come tolleranza di un uso avversario. Contratti, durata e autorizzazioni possono modificare la lettura dei fatti. Per questo il fascicolo deve includere gli accordi preesistenti, non soltanto i certificati dei marchi.
Trasformare l’alert in un fascicolo aggiornato
La procedura interna può collegarsi alla valutazione degli alert di sorveglianza, mantenendo però separata la verifica della tolleranza. Il responsabile dovrebbe registrare il segno rilevato, la fonte, il titolo successivo, gli usi conosciuti e la decisione presa. Un aggiornamento periodico permette di non perdere di vista cambiamenti che rendono diversa una valutazione iniziale.
- Identificare diritto anteriore e titolo successivo con documenti aggiornati.
- Separare domanda, registrazione, uso documentato e conoscenza dell’uso.
- Indicare prodotti, servizi e territori effettivamente coinvolti.
- Conservare corrispondenza, ricevute, risposte, accordi e atti del procedimento.
- Valutare la mala fede soltanto sulla base di elementi specifici.
- Assegnare un responsabile e controllare l’esecuzione dei passi decisi.
Il risultato utile non è una risposta automatica “agire” o “non agire”. È una decisione motivata che tenga conto di forza del diritto, rilevanza economica del conflitto, prove, rimedi e rischi. Se si decide di monitorare, occorre precisare che cosa verrà controllato e quando la posizione sarà riesaminata.
Per il quadro organizzativo è disponibile il video dello Studio sulla sorveglianza e sul monitoraggio del marchio. Il video è un’introduzione al servizio, non sostituisce l’esame giuridico della convalidazione e non determina il rimedio applicabile a un singolo conflitto.
Domande frequenti
Cinque anni dalla domanda bastano a far convalidare il marchio?
No. Non basta contare dalla domanda. Occorre verificare i presupposti applicabili, inclusi il marchio successivo registrato, l’uso e la conoscenza di quell’uso. Le date vanno ricostruite sul fascicolo.
La convalidazione cancella il mio marchio anteriore?
Non coincide con la cancellazione automatica del titolo anteriore. Può precludere determinate contestazioni del marchio successivo, nei limiti previsti, mentre l’uso del marchio anteriore resta un tema distinto.
Una diffida interrompe sempre la tolleranza?
No. Non va considerata sufficiente da sola. Occorre valutare le iniziative successive e la loro efficacia, secondo il quadro applicabile e le indicazioni della giurisprudenza.
Un marchio simile è necessariamente stato depositato in mala fede?
No. La somiglianza o il conflitto non dimostrano da soli la mala fede. Servono circostanze specifiche e prove da valutare nel loro insieme.
Che cosa portare allo Studio per la verifica?
Documenti dei titoli, prodotti e territori interessati, prime evidenze dell’uso, segnalazioni ricevute, corrispondenza e accordi. È utile una cronologia che distingua fatti provati, supposizioni e verifiche ancora mancanti.
Valutare la posizione prima di rinviare ancora
Se conosci un uso potenzialmente confliggente, prepara una cronologia dei fatti e richiedi una valutazione prima di assumere che il semplice monitoraggio conservi ogni rimedio. Il servizio dello Studio per la tutela del marchio e l’anticontraffazione permette di inquadrare i documenti e le possibili iniziative. Nessuna valutazione può promettere un esito senza esaminare titoli, prove e circostanze.
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